Timberland將其經典黃靴形狀註冊為立體商標？美國第四巡迴2024年TBL Licensing, LLC v. Vidal案

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楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

Timberland的經典麥黃靴鞋

Timberland是一家全球知名的鞋子製造銷售商。其銷售一款經典黃靴，是一種防水工作靴，但許多年輕人購買這款經典靴鞋並不是為了防水或工作，而是做為一種流行裝扮的搭配。以下是其經典黃靴的外觀照片[1]。

Timberland於2015年對自家靴子的外型特徵，向美國專利商標局（USPTO）申請註冊立體商標。但其註冊的立體商標，並非上面的經典黃靴的整體外貌，而僅挑選了其幾個特徵[2]。其向USPTO申請時附的立體商標圖示如下。

在商標圖示的說明文字中，其說明這個立體商標的幾個特色，並對應上圖中標示的特徵數字：

　「特徵（1）：產品外表的管狀腳踝圍領，在產品的外表面從一個鞋眼板延伸到另一個鞋眼板，沿著靴子的側面和後部並突出在靴子的上側和後部面板上（腳踝圍領內部的材料不在聲明範圍內）；

　　特徵（2）：鞋底具有水平分割的兩種顏色色調，並沿著靴子的周長延伸，並且在鞋底的後部兩側和前部的前部顯示出反向牙齒狀切口；

　　特徵（3）：一個砂時計形狀的後跟面板，由從鞋底頂端到後腳踝圍領的四條垂直縫線所定義；

　　特徵（4）：形成倒「U」形的四重縫線，環繞在靴子前部的鞋帶線前面，貫穿到鞋舌底部，並向左右彎曲，最終在後跟面板的砂時計縫線的收緊部分結束；

　　特徵（5）：六邊形形狀的鞋眼位於外部面向外的外表面。

聲明不專用部分：靴子的後部和側部腳踝圍領周圍的雙行縫線，每側上部兩個鞋眼周圍的單行縫線，鞋眼和靴舌上部周圍的單行縫線，以及鞋子內部的鞋眼、腳踝圍領頂部、鞋底的底部、最外側面和靴子周邊相連的鞋底的最上表面，所有這些都以虛線或點線描繪，都聲明不專用。[3]」

美國專利商標局拒絕註冊

USPTO在審查後，拒絕此立體商標的註冊。主要原因在於，Timberland並未試圖註冊靴子的每一個方面。例如，作為其尋求註冊的設計的一部分，Timberland申請的立體商標請求的範圍涵蓋「產品外表的管狀腳踝圍領在外表面的外表」，但沒有限定「腳踝圍領內部的材料」。同樣，它涵蓋兩色鞋底「在鞋底側面可見反向牙齒形狀的切口」，但不包括「鞋底的底部、最外側表面」。最重要的是，此立體商標只提出墨線圖，並沒有限定顏色，亦即沒有限定其最經典而流行的小麥黃色。此外，在鞋子上也沒有包括Timberland已註冊的樹形標誌或TIMBERLAND文字標誌[4]。

因此，USPTO審查官認為系爭申請整體具有功能性，且缺乏識別性，而拒絕此申請案。Timberland上訴至商標審理救濟委員會（TTAB），但TTAB同意審查官拒的決定，認為該設計缺乏識別性，但拒絕對其功能性進行評估[5]。

地區法院判決具有功能性

Timberland不服，向維吉尼亞東區地區法院上訴。地區法院於2022年判決Timberland敗訴[6]。地方法院認為該申請案有二個問題。第一，該設計具有功能性；第二，該申請案所描述的設計未能獲得識別靴子為Timberland的識別性[7]。

對於功能性問題。美國商標法第1052條(e)(5)規定：「整體由具功能性事項構成（comprises any matter that, as a whole, is functional）。」第四巡迴法院一般使用四個因素來考量商標是否具有功能性：（1）是否已有專利存在而揭示該設計的實用優勢；（2）是否有廣告著重於該設計的實用優勢；（3）競爭對手是否有其他功能等效的替代設計；以及（4）是否有事實顯示，該設計是該產品的相對簡單或便宜的方法[8]。

地區法院將申請的設計分為八個元素：「腳踝圍領、兩色鞋底、凸起鞋底、砂時計形後跟支架、四重縫線、鞋帶線形狀、六角形鞋眼和圓拱形前腳趾盒。」並針對前述四因素中的前兩個因素「專利」和「廣告」。地區法院因而逐一確認了上述八個元素功能優勢，具有對應的專利和廣告[9]。

地區法院指出：作為整個申請的靴子設計的特徵，確實做到了任何優秀靴子所應該做到的：它們使其舒適，使其耐用，使其防水，並使其適合其預期的用途，包括穿越各種環境進行徒步旅行以及追求需要腳趾保護的某些工作項目[10]。

第四巡迴法院強調不具識別性

對於地區法院判決，Timberland上訴到第四巡迴上訴法院。 第四巡迴法院於2024年4月15日判決，支持了USPTO的決定。

就具備功能性的爭點方面，Timberland質疑，地區法院不應該將鞋子的每一個特徵元素切割來看，而應該整體來看，討論整體而言是否具有功能性。但第四巡迴法院認為，不需要討論這個爭點，只需要討論不具識別性的爭點，就足以駁回Timberland的上訴[11]。

第四巡迴法院認為，一些消費者可能會將整個靴子，例如經典的麥黃色靴鞋，認出是Timberland的產品。但Timberland並未企圖註冊整個靴子的所有特徵，而僅註冊其申請中描述的選定特徵[12]。

上訴法院指出，Timberland的商標申請並未包括靴子的「更顯眼」的特徵。亦即，消費者是因為看到靴鞋上的一些更顯眼的標誌，才認識出其是Timberland的產品，包括其樹形標誌、厚底鞋底和暢銷的「小麥黃」顏色[13]。如果撇開這些重要特徵，Timberland未能證明剩餘的這些設計特徵能鼓勵客戶購買其靴子[14]。

備註:

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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